El Tribunal Supremo acaba de declarar, en la STS nº 1.398/2023 de 07.11.23, que “procede estimar el recurso de casación por entender que la marca solicitada [Madrid CFF] resulta incompatible con las marcas notorias opuestas por las empresas recurrentes [Real Madrid CF]” estimando así el recurso presentado por el Real Madrid contra la sentencia del TSJM que, en 2022, fallara a favor de la inscripción de la marca ‘Madrid CFF’ en la OEPM.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en resolución de 18.08.2020, había concedido el registro de la marca ‘MADRID CFF, MADRID CLUB DE FÚTBOL FEMENINO’ al Club Deportivo Elemental Madrid Club de Fútbol Femenino. pero, posteriormente, la Unidad de Recursos de la misma revocó la anterior resolución, con fecha 16.11.20, tras el oportuno recurso del Real Madrid. El asunto fue llevado entonces ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que anuló, con fecha 31.05.2022, esa resolución de la Unidad de Recursos de la OEPM, autorizando la inscripción de la referida marca al club recurrente, dedicado exclusivamente al fútbol femenino y fundado en 2010, a pesar de la similitud con la marca ‘Real Madrid Club de Fútbol’. Esa similitud y la comparación de los signos en conflicto fue lo que el Real Madrid llevó después ante el TS (ver la entrada ‘¿Puede el Real Madrid CF capitalizar el nombre de Madrid?’) que ahora aprecia la pretensión del Real Madrid por la semejanza denominativa y conceptual, tanto en sí como en los campos aplicativos, otorgando la protección de la marca ‘Real Madrid CF’ como prioritaria y renombrada para evitar, a su decir, el riesgo de confusión y asociación en el mercado (algo que en la práctica resulta imposible).
El Club Deportivo Elemental Madrid CFF sostenía que “la protección de las marcas notorias no es absoluta, pues, aunque no se exige identidad de servicios, sí resulta exigible un cierto riesgo de confusión o asociación” que, en el presente caso y por la notoriedad mundial de un club como el Real Madrid CF, resulta imposible. De nada ha sirvió la alegación ante el TS de que la aplicación del “criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento”.
En definitiva, que el TS le da la razón al equipo merengón –¿alguien podría confundirlo?- en parte por la protección reforzada que tienen las marcas notorias y en parte porque para el TS basta con que haya “riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial” para impedir la inscripción de la nueva marca que genera dicho riesgo. Nadie confundiría al Real Madrid en el mercado del fútbol –no digo nada de otros mercados- empero para el TS esto es posible y al final lo protege de un club insignificante haciendo bueno nuestro presagio de hace un año cuando dijimos eso de que “la influencia política que hemos podido todos observar de un tiempo a esta parte en las resoluciones del TS, me inclinan a pensar que en este asunto no se va a tratar exclusivamente de Derecho. Las consecuencias de que el TS consienta ahora capitalizar el término genérico ‘Madrid’ -que es propio tanto de una ciudad como de una CCAA- al REAL MADRID CF serían desastrosas, pero verdes las han segado. Ojalá me equivoque”. Velay.
