Todos sabemos que hay marcas que trascienden el mercado y pasan a denominar un sector o un segmento a partir de sus productos. Tal es el caso, por ejemplo, del Scalextric o del Dónut. No obstante, esa extensión popular no significa que la marca que está detrás tenga que renunciar y cederle al sector su nombre. Ese ha sido el fondo del asunto en el pleito sostenido por BIMBO para usar en exclusiva su marca ‘Dónut’, más allá de que este nombre haya trascendido el mercado denominando genéricamente a una categoría entera de productos.
Ahora, tras años de conflicto, el TS ha dictado una sentencia a favor de BIMBO DONUTS IBERIA, del GRUPO BIMBO (antes BAKERY DONUTS, titular de la marca desde 1962) para que solo dicha compañía pueda usar el nombre ‘Dónuts’ en el mercado español. Un conflicto que arrancó en 2017 cuando la empresa ATLANTA RESTAURACIÓN TEMÁTICA, especializada en distribución de comida para el sector HORECA, empezó a ofrecer en su página web unas rosquillas bajo el nombre de «Redondoughts«, que describía como ‘donut’. Entonces, BIMBO DONUTS IBERIA presentó una demanda contra por violación de marca y competencia desleal alegando que el uso de dicha denominación suponía un aprovechamiento indebido del renombre de la marca ‘Dónut’ y perjudicaba su carácter distintivo en el mercado de la bollería.
ATLANTA RESTAURACIÓN TEMÁTICA se defendió alegando que el término ‘dónut’ era solo una forma descriptiva del alimento, de uso generalizado en el mercado e incluida en el diccionario de la RAE como “pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate”, por lo que, a su juicio, su uso en su web había sido «insignificante y no a título de marca«. Después, el camino procesal ha sido tortuoso porque, tanto en primera instancia como en apelación, la demanda de BIMBO DONUTS IBERIA no prosperó. La AP de Madrid concretamente declaró que «el término donut es descriptivo de un tipo de rosco y está admitido como tal por la RAE”. No obstante, el TS ahora rechaza tal argumento para declarar que «el diccionario recoge el término con la tilde que se deriva de su pronunciación en español ‘dónut’ (no ‘Donut’) y con mención expresa a que proviene de la marca registrada Donut, lo que excluye la genericidad«. En consecuencia, el TS revoca la sentencia de la AP de Madrid y declara que la palabra ‘Dónut’ es un signo de distinción amparado por la Ley de Marcas y que la lexicalización del término «no resta distintividad si se reconoce su origen marcario«.
El TS aprovecha para indicarle a ATLANTA RESTAURACIÓN TEMÁTICA que bien «podía haber utilizado otros términos similares como roscos, rosquillas o berlinas para describir el mismo producto, sin necesidad de uso de la marca ajena, que puede quedar menoscabada en su carácter distintivo y en su renombre» y le recuerda que «el uso de la marca renombrada por parte de un tercero puede acarrear un aprovechamiento indebido del renombre o notoriedad de las marcas Donut, con el consiguiente menoscabo de su carácter distintivo y de su renombre«.
En definitiva, el TS declara que ATLANTA RESTAURACIÓN TEMÁTICA «ha violado derechos de marca de la demandante al utilizar en su página web el signo Donut aplicado a productos de bollería«, empero la condena solo a cesar en el uso de dicho término, sin imponer sanción ni indemnización, porque dicha empresa ya había eliminado el término de su web y su utilización fue «muy limitada y fugaz en el tiempo«.
